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Montag, den 21. Juni 2010

$5 Mio. Anwaltskosten im Markenprozess  

.   Eine knappe Million Dollar Schadens­ersatz gewann ein Spielzeug­hersteller - und vor allem die Anwaltskosten­erstattung von $2.643.844,15. Dabei hatten die Geschworenen nur einen Schadensersatz von $400.000 zugesprochen.

Der US-Prozess birgt immer Über­raschungen. Anwalts­kosten werden der obsiegenden Partei nach der American Rule nicht erstattet, doch gibt es Ausnahmen.

Das Ergebnis im Fall Super Duper Inc. v. Mattel, Inc., Az. 09-1397, wegen Marken­verletzung und Verwässerungs­gefahr ist lehrreich. Die Prozesskosten beider Seiten können leicht das Doppelte der zugesprochenen Summe ausmachen, denn die Verteidigungs­kosten entsprechen oft dem Aufwand der Klägerseite.

Dabei ging es nur um eine scheinbar unkomplizierte Sache. Die Klägerin hatte Marken seit fünf bis neun Jahren verwendet, die die Beklagte erst als verletzend rügte, als die Klägerin ihre Marken im Bundes­markenregister eintragen lassen wollte. Das Gericht stellte die Marken gegenüber:
The jury concluded that Super Duper's use of its SEE IT! SAY IT!, SAY AND SING, FISH AND SAY, FISH & SAY, SORT AND SAY, SORT & SAY, and SAY AND SORT trademarks infringed Mattel's SEE 'N SAY, SEE 'N SAY JUNIOR, SEE 'N SAY BABY, and THE FARMER SAYS marks. The jury also concluded that Super Duper's use of its SEE IT! SAY IT!, SAY AND SING, FISH AND SAY, FISH & SAY, SORT AND SAY, SORT & SAY, and SAY AND SORT trademarks was likely to dilute Mattel's famous SEE 'N SAY and THE FARMER SAYS marks. AaO. Fn. 1.
Die Beklagte behauptete zum Teil nicht, dass die Marken verwechselt wurden oder die Gefahr einer Verwechslung bestand, sondern lediglich eine Verwässerungsgefahr. Die Geschworenen bejahten die Haftung im Rahmen des von der Klägerin beantragten negativen Feststellungsprozesses, und das Bundesberufungsgericht des vierten US-Bezirks bestätigte ihre Würdigung am 10. Juni 2010.

Der Richter durfte den Geschworenenspruch verändern. Dazu sieht das Bundesprozessrecht mehrere Wege vor. Die Erhöhung des Schadensersatzes ist ein zulässiger Weg, bestätigte der United States Court of Appeals for the Fourth Circuit in Richmond. Der Kostenbeschluss folgt in diesem Fall aus einer gesetzlichen Ausnahme, für die der Richter ebenfalls zuständig war.








CK
Clemens Kochinke ist Gründer und Herausgeber des German Ame­ri­can Law Journal in der Digitalfassung sowie von Embassy Law. Er ist nach der Ausbildung in Deutschland, Malta, England und USA Jurist, At­tor­ney und Rechtsanwalt, vormals Referent für Wirt­schafts­politik und IT-Auf­sichtsrat, seit 2014 zudem Managing Part­ner einer 75-jäh­ri­gen ame­ri­ka­nischen Kanzlei. Er erklärt deutsch-ame­ri­ka­ni­sche Rechtsfragen in Büchern und Fachzeitschriften.

2014 erschien sein Kapitel Vertragsverhandlung in den USA in Heussen/Pischel, Handbuch Vertragsverhandlung und Ver­trags­management, und 2012 sein Buchbeitrag Business Nego­ti­ati­ons in Ger­many in New York, 2013 sein EBook Der ame­ri­ka­ni­sche Vertrag: Planen - Verhandeln - Schreiben.

Die meisten Mitverfasser sind seine hochqualifizierten, in das amerikanische Recht eingeführten Referendare und Praktikanten.