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Samstag, den 21. Febr. 2015

IntelliShit v. IntelliJet  

.   Zwei Flugzeugvermieter und -makler entwickelten jeweils ihre eigene Software. Die erste Firma namens NetJet nannte die ihre Intellijet und erlangte eine bundesrechtliche Markeneintragung für Software, die zweite, später gegründete Firma nannte sich IntelliJet und die eigene Software IntelliShit.

Der Revisionsbeschluss in NetJet Inc. v. IntelliJet Group LLC betrifft die Frage, ob die Nichtnutzung der eingetragenen Marke der Markeninhaberin schadet, als sie den Konkurrenten mit der markengleichen Firmierung verklagte. Die Klägerin verlor im Untergericht wegen unzureichender Markenverwendung sowohl den bundesrechtlichen Verletzungsanspruch als auch den einzelstaatlichen Passing off-Anspruch nach dem Recht von Ohio, das dieselbe Prüfung von Tatbestands­merkmalen erfordert wie das Bundesrecht im Lanham Act. Vor allem muss eine echte Nutzung im Verkehr erfolgen und kein Token Use:
While use made merely to reserve a right in a mark will not meet this standard, the [House Judiciary] Committee recognizes that the ordinary course of trade varies from industry to industry. Thus, for example, it might be the ordinary course of trade for an industry that sells expensive or seasonal products to make infrequent sales. Similarly, a pharmaceutical company that markets a drug to treat a rare disease will make correspondingly few sales in the ordinary course of its trade; the company's shipment to clinical investigators during the Federal approval process will also be in it[s] ordinary course of trade. H.R. Rep. No. 100-1028, at 15.
In Cincinnati erkannte das Bundesberufungsgericht des sechsten Bezirks der USA mit ausführlicher Darlegung des Markenrechts der USA am 20. Februar 2015, dass der District Court die unzureichende Verwendung zu eng auslegte. In einem schmalen Markt können zwei erteilte Lizenzen an Dritte binnen fünf Jahren nach der Markeneintragung im Einzelfall ausreichen. Allerdings muss das Untergericht Umstände der Lizenzerteilung nun genauer prüfen, ob nicht andere Hindernisse gegen den Markenanspruch und die Behauptung der verwechselbaren Verwendung mit anderen Waren oder Dienstleistungen wirken.







CK
Rechtsanwalt u. Attorney Clemens Kochinke ist Gründer und Her­aus­ge­ber des German Ame­ri­can Law Journal in der Digitalfassung so­wie von Embassy Law. Er ist nach der Ausbildung in Deutschland, Mal­ta, Eng­land und USA Jurist, vormals Referent für Wirt­schafts­politik und IT-Auf­sichtsrat, seit 2014 zudem Managing Part­ner einer 75-jäh­ri­gen ame­ri­ka­nischen Kanzlei für Wirtschaftsrecht. Er erklärt deutsch-ame­ri­ka­ni­sche Rechts­fra­gen in Büchern und Fachzeitschriften.

2014 erschien sein Kapitel Vertragsverhandlung in den USA in Heus­sen/Pischel, Handbuch Vertragsverhandlung und Ver­trags­ma­na­ge­ment, und 2012 sein Buchbeitrag Business Nego­ti­ati­ons in Ger­ma­ny in New York, 2013 sein EBook Der ame­ri­ka­ni­sche Vertrag: Planen - Ver­han­deln - Schreiben.

Die meisten Mitverfasser sind seine hochqualifizierten, in das amerikanische Recht eingeführten Referendare und Praktikanten.