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Mittwoch, den 16. Nov. 2016

Markenantrag bereits nach erstem Warenverkauf?  

SPS - Washington.   In Christian Faith Fellowship Church v. Adidas AG strit­ten die Par­teien um die Löschung von Marken wegen geringfügigen Waren­ver­triebs. Die von der kla­gen­den Kirche im März 2005 beim United States Pa­tent and Tra­de­mark Office bestands­kräf­tig ein­ge­tragene Marke ADD A ZERO konn­te die Be­klagte vor­erst nicht mit der Behaup­tung der unzu­reichen­den Ver­wen­dung im Ver­kehr, Use in Commerce, erfolg­reich an­fech­ten.

Das Markenamt lehnte die von der Be­klagten erst 2009 beantrag­te Ein­tra­gung der Mar­ke ADIZERO vor­nehmlich aufgrund der Verwechs­lungs­gefahr der bei­den Mar­ken ab, jedoch folgte das Trademark Trial und Appeal Board der von ihr vor­ge­tra­genen Failure to Use-Pro­ble­ma­tik und löschte die ältere Marke.

Das landesweit für Markensachen zu­stän­di­gen Bun­des­be­ru­fungs­ge­richt des Bun­des­bezirks in Washington, DC, bestä­tigte diese Rechts­auf­fas­sung nicht und verwies den Prozess unter Aufhe­bung der Löschung an das Unter­ge­richt zu­rück.

Der United States Court of Appeals for the Federal Circuit schlüsselte am 14. No­vem­ber 2016 anschau­lich auf, dass für die bei Marken­eintra­gungen erfor­der­li­che Ver­wen­dung der ein­ma­li­ge Ver­kauf im zwi­schen­staat­li­chen Han­del aus­rei­chen kön­ne. Als Be­urtei­lungs­maßstab für Marken­streite seien Umfang und Aus­maß der Verwendung, wie etwa Verkaufs­zahlen, Preise und insbesondere auch der binnen­grenzen­über­schrei­ten­de Ver­trieb zwar wich­tige gesetz­liche Merk­male, für die wirk­same Ent­stehung des Rechts selbst aber weit­gehend un­be­acht­lich. Die Kirche habe die be­druck­ten Hüte zumin­dest einmal gewerb­lich vert­rieben und da­her marken­recht­lich rele­vant Inver­kehr gebracht. Ein Lö­schungs­grund wegen gering­fügigen, de minimis, Ver­triebs der Wa­ren lie­ge daher nicht vor.

Die Entscheidung ist für Antrag­stel­ler mit neuen Marken und wenig Um­satz wichtig, doch bleibt abzu­warten, wel­ches Ur­teil die Aus­gangs­instanz unter Be­rück­sich­ti­gung der Revi­sions­an­sicht fäl­len wird. Bisher muss­ten Antrag­steller beach­ten, dass Umsatz mit einer gewis­sen Konti­nuität im Regel­fall er­for­der­lich ist, so­fern sie einen Antrag auf zukünf­tige Ver­wen­dung ver­mei­den möch­ten.








CK
Clemens Kochinke ist Gründer und Herausgeber des German Ame­ri­can Law Journal in der Digitalfassung sowie von Embassy Law. Er ist nach der Ausbildung in Deutschland, Malta, England und USA Jurist, At­tor­ney und Rechtsanwalt, vormals Referent für Wirt­schafts­politik und IT-Auf­sichtsrat, seit 2014 zudem Managing Part­ner einer 75-jäh­ri­gen ame­ri­ka­nischen Kanzlei. Er erklärt deutsch-ame­ri­ka­ni­sche Rechtsfragen in Büchern und Fachzeitschriften.

2014 erschien sein Kapitel Vertragsverhandlung in den USA in Heussen/Pischel, Handbuch Vertragsverhandlung und Ver­trags­management, und 2012 sein Buchbeitrag Business Nego­ti­ati­ons in Ger­many in New York, 2013 sein EBook Der ame­ri­ka­ni­sche Vertrag: Planen - Verhandeln - Schreiben.

Die meisten Mitverfasser sind seine hochqualifizierten, in das amerikanische Recht eingeführten Referendare und Praktikanten.