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Mittwoch, den 14. Dez. 2016

Verbotene Markenzession: Eintragung gelöscht  

.   Nicht jeder schafft eine wirksame Markenzession, doch in Eme­rald Cities Collaborative Inc. v. Roese wurde sie am 13. Dezember 2015 auf An­trag eines Dritten als wirksam, doch leider verboten bezeichnet - mit der Rechts­fol­ge der Markenlöschung und dem freien Weg für den Dritten zur Ein­tra­gung seiner als ver­wechselbar behaupteten Marke.

Zunächst legt die Revisionsbegrün­dung lehr­reich die Merkmale und For­mulie­run­gen der wirk­samen Zession dar, bevor sie sich ihrer Auswirkung auf den Sach­ver­halt so­wie die Anti-Trafficking Rule in §10 des Lanham Act, 15 USC §1060(a)(1), zuwendet. Hier erfolgte die Zession vor der Eintragung der Marke, die ihrerseits mit einem in­tent-to-use-Antrag angemeldet wurde. Die Über­tra­gung wur­de bereits vor der Mar­ken­ver­wen­dung und der amtlichen Zulässig­keits­er­klä­rung, Notice of Al­lo­wance, vertraglich vereinbart.

§10 verbietet jedoch die Zession vor der Ein­tra­gung, die der No­tice und dem Ein­rei­chen des Verwendungs­nachweises folgt. Die Zes­sion war - rich­tiger­weise - be­din­gungs­feind­lich erklärt und wurde - fälschlich, doch nach­voll­ziehbar, - ein­ge­tragen. Da sie unmittelbar das Gesetz verletzt, fiel dem landesweit für Mar­ken­recht zu­stän­digen Bundesberufungsgericht des Bundesbezirks neben dem Weißen Haus in Wash­ing­ton, DC, die Entscheidung nicht schwer. Die Mar­ke war zu löschen. Eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr kann gar nicht bestehen.








CK
Clemens Kochinke ist Gründer und Herausgeber des German Ame­ri­can Law Journal in der Digitalfassung sowie von Embassy Law. Er ist nach der Ausbildung in Deutschland, Malta, England und USA Jurist, At­tor­ney und Rechtsanwalt, vormals Referent für Wirt­schafts­politik und IT-Auf­sichtsrat, seit 2014 zudem Managing Part­ner einer 75-jäh­ri­gen ame­ri­ka­nischen Kanzlei. Er erklärt deutsch-ame­ri­ka­ni­sche Rechtsfragen in Büchern und Fachzeitschriften.

2014 erschien sein Kapitel Vertragsverhandlung in den USA in Heussen/Pischel, Handbuch Vertragsverhandlung und Ver­trags­management, und 2012 sein Buchbeitrag Business Nego­ti­ati­ons in Ger­many in New York, 2013 sein EBook Der ame­ri­ka­ni­sche Vertrag: Planen - Verhandeln - Schreiben.

Die meisten Mitverfasser sind seine hochqualifizierten, in das amerikanische Recht eingeführten Referendare und Praktikanten.