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Dienstag, den 24. Jan. 2017

Überfrachteter Markenantrag unwirksam  

.   Ein Markenantrag muss in den USA die Verwendung mit be­stimmten Waren oder Dienstleistungen beschreiben. Ein Antrag für die ge­plante Ver­wen­dung darf nicht über­frachtet sein, weil er sonst mangels gut­gläu­biger Be­schrei­bung nichtig sein kann. Der Revi­sions­be­schluss in Kel­ly Ser­vices Inc. v. Crea­tive Har­bor LLC beschreibt lehr­reich diese Grund­sätze, insbe­sondere die Merk­male des Bona Fide Intent.

Hier streiten zwei Softwareentwickler. Einer plan­te eine An­wen­dung für die Per­so­nal­ver­wal­tung und reichte einen Mar­ken­antrag auf die beab­sichtigte Ver­wen­dung ein, der andere ent­wickel­te ein sol­ches Pro­gramm und vertrieb es nach dem Tag des kol­li­dieren­den An­trags mit der­sel­ben Be­zeich­nung. Der erste bean­spruch­te Pri­o­rität, der zwei­te bezeich­nete sie als wir­kungs­los, weil der An­trag viele beab­sich­tigte Zwecke enthielt, die der erste in der Ver­neh­mung nicht ein­mal ver­stand, weil sein Anwalt sie auf seinen Wunsch hin for­mu­liert hatte, den Marken­be­griff mög­lichst um­fang­reich zu schüt­zen.

Diese Überfrachtung mit Verwendungs­ar­ten, die viel­leicht ein­mal in na­her oder fer­ner Zukunft reali­siert oder fal­len ge­las­sen wür­den, führ­te zur Teil­nich­tig­keit des An­trags, ent­schied am 23. Januar 2017 das Bundes­beru­fungs­ge­richt des sech­sten Be­zirks der USA in Cin­cin­nati. Ein Intent-to-use-An­trag muss auf kon­kret be­ab­sich­tig­te Ver­wen­dun­gen beschränkt sein, die gut­gläu­big und mit eid­li­cher Ver­siche­rung in das Wa­ren-/Dienst­leis­tungs­ver­zeich­nis auf­ge­nom­men wer­den, er­klär­te es mit vie­len nütz­lichen Nach­wei­sen und Bei­spie­len. Die Min­der­mei­nung votierte für die Ge­samt­nich­tig­keit des An­trags.








CK
Clemens Kochinke ist Gründer und Herausgeber des German Ame­ri­can Law Journal in der Digitalfassung sowie von Embassy Law. Er ist nach der Ausbildung in Deutschland, Malta, England und USA Jurist, At­tor­ney und Rechtsanwalt, vormals Referent für Wirt­schafts­politik und IT-Auf­sichtsrat, seit 2014 zudem Managing Part­ner einer 75-jäh­ri­gen ame­ri­ka­nischen Kanzlei. Er erklärt deutsch-ame­ri­ka­ni­sche Rechtsfragen in Büchern und Fachzeitschriften.

2014 erschien sein Kapitel Vertragsverhandlung in den USA in Heussen/Pischel, Handbuch Vertragsverhandlung und Ver­trags­management, und 2012 sein Buchbeitrag Business Nego­ti­ati­ons in Ger­many in New York, 2013 sein EBook Der ame­ri­ka­ni­sche Vertrag: Planen - Verhandeln - Schreiben.

Die meisten Mitverfasser sind seine hochqualifizierten, in das amerikanische Recht eingeführten Referendare und Praktikanten.