CK • Washington.   Der aufmerksame Leser hat wohl gemerkt, dass Marken und Trade Secrets dem Verfasser den meisten Spaß im geistigen Eigentumsrecht der USA bereiten. Trade Secrets sind interessant, weil einerseits alles mögliche Vertrauliche geschützt werden kann, anderererseits der Unterschied zwischen dem deutschen und amerikanischen Schutz so enorm ist. Viele Parteien missdeuten in Verhandlungen oder im Streit die Bedeutung des US-rechtlichen Geschäftsgeheimnisses, und das bedeutet schöne Herausforderungen für den Anwalt.

Zudem bereitet der Entwurf von Non-Disclosure Agreements oder Confidentiality Agreements für knifflige Situationen Vergnügen. Wie bei einer Due Diligence muss man die Gesamtheit der relevanten Umstände aufklären und zukünftige, noch teilweise unbekannte oder unvorhersehbare Entwicklungen berücksichtigen.

Das ist kein Deckel, der auf jeden Topf passt. Formulare, Vorlagen oder Muster können nur bei größter Not benutzt werden. Zu leicht fällt das NDA und damit der Schutz für die vertraulichen Unterlagen, das Know-How, die Software, patentierbare Ideen oder die Kundenlisten.

Im Markenrecht stellen sich die spannendsten Aufgaben heute nach und aufgrund der Öffnung des US-Markeneintragungssystems für das Ausland über die WIPO- oder IR-Verfahren. Die angestrebte Harmonisierung führt Antragssteller immer wieder zur Annahme, dass auch die USA harmonisch mitspielen und beispielsweise Waren- und Dienstleistungs-Verzeichnisse europäischer Übung akzeptieren.

Weit gefehlt! Immer wieder werden Anträge zurückgewiesen, weil dem amerikanischen Harmonieverständnis prozessuale oder materielle Mängel des IR-Verfahrens zuwiderlaufen.

Prozessual geht es regelmäßlig um den fehlenden Domestic Representative, den Zustellungsbevollmächtigten in den USA, sowie um die mangelnde Postulationsfähigkeit nicht-amerikanischer und nicht-kanadischer Rechtsanwälte. Ein nur in Deutschland zugelassener Anwalt darf vor dem United States Patent and Trademark Office in Markensachen nicht auftreten.

Das gilt gleichermaßen für einen Markenantrag im IR-Verfahren oder dem originär amerikanischen Verfahren, das sich nur nach dem Lanham Act richtet. Gelegentlich wird der fehlende Hinweis auf die Art der Gesellschaftsform gerügt, die bei einer KG oder einer GmbH im US-Markenrecht Probleme aufwerfen kann.

Materiell fällt am häufigsten die Kritik am WDV auf, der Identification of Goods and Services. Wo bleibt da die Harmonie? Selbst die erfahrensten Markenspezialisten Europas sind erschüttert, wenn sie sich an die IR-Regeln halten und das US-Markenamt unerwartet Steine in den Weg legt. Liegt es daran, dass vielleicht nicht die nach dem Lanham Act erforderliche Markenrecherche eingeholt wurde, die Bundesmarken, einzelstaatliche Marken und Common-Law-Marken berücksichtigt?

Nach ihrer gründlichen Auswertung führt die Markenrecherche aufgrund der Bestimmungen des Lanham Act fast immer zu einem ganz anderen WDV als nach der IR-Praxis. Nach WIPO scheint das Grapsch-Prinzip vorzuherrschen. Möglichst viel in den Antrag hineinpacken, lautet die Regel wohl. Im amerikanischen Markenrecht soll sich die Marke auch möglichst weit entfalten.

Doch führt hier die Abgrenzung gegenüber im Markenbericht auftauchenden existierenden Marken zu anderen, meist viel knapperen Formulierungen des WDV. Ein kurzes WDV zu verfassen, scheint die größere Herausforderung zu sein. Geht die Identification zu weit, kommt ein hoffentlich einkalkulierter Rüffel vom Markenamt, - ist sie zu eng, schenkt man Dritten unnötigen Spielraum, den der Mandant vielleicht in der Zukunft gern genutzt hätte.

Wenig Vergnügen bereitet die Office Action, doch hat man sie als einen wichtigen Schritt im Tanz mit dem Markenamt vorhergesehen. Wie der Fragende im Kreuzverhör auf jede denkbare Antwort vorbereitet sein muss, so sind bestimmte Office Actions Teil des kalkulierten Gebens und Nehmens, das zum Erzielen des machbarsten Ergebnisses gehört.

Außerdem bedenkt man, dass die Vergütung im Markenamt leistungsbezogen ist. Ohne Office Action und die dazugehörigen Textbausteine kommt der Sachbearbeiter nie auf einen grünen Zweig. Damit die Spannung bleibt und die Sachbearbeiter ihre Punkte verdienen können, ändert das Trademark Office gelegentlich - wie kürzlich bei der Formulierung der Identification - die internen Spielregeln.

Bestimmt spielt beim Spaß am US-Markenrecht auch die Einstellung der Kollegen eine Rolle. Nicht nur in den USA, sondern scheinbar in vielen Ländern der Welt herrscht in der Markenpraxis ein ungewöhnlich kollegiales Verhalten vor. Ausreißer bestätigen die Regel. Der Gentleman- oder Gentlewoman-Typ ist typisch. Das gilt ebenfalls für die amtlichen Trademark Examiners.

Daran ändert auch der Umstand nichts, dass nach eingetragener Bundesmarke aus blauem Himmel ein amerikanischer Trademark Attorney mit dem Hinweis auf eine Common Law-Marke Prioritäten geltend macht, die dem Kollegen im Ausland bei der Beantragung einer IR-Marke nicht bekannt waren und zum Schock der Mandantschaft eine noch keine sechs Jahre lang eingetragene Bundesmarke zunichte machen können - wenn sich da nicht der Ausweg über ein Co-Existence Agreement auftäte. Trademark Law Trade Secret Markeneintragung WIPO Marke