Attorney of Record in Office Action
CK • Washington. Manchmal fühlt es sich wie ein Beruf an: Attorney of Record. Dabei ist dieser Attorney ein normaler Anwalt, der im Verfahren vor dem Markenamt, United States Patent and Trademark Office, bevollmächtigt ist. Im internationalen Verkehr wird er oft bestellt, nachdem ein nichtamerikanischer Rechtsanwalt ein Trademark im Ausland angemeldet hat, das auf die USA erstreckt werden soll.
Als erste Reaktion auf den Erstreckungsantrag erhält er vom USPTO einen Bescheid, Office Action, der ihm verbietet, weiter vor dem Markenamt aufzutreten, und gebietet, entweder den Markeninhaber oder einen amerikanischen oder kanadischen Rechtsanwalt als Attorney of Record das Verfahren fortsetzen zu lassen. Der Antragsteller bestellt dann den amerikanischen Lawyer, der zudem auch als Domestic Representative fungieren kann, den ein Antragsteller ohne Sitz in den USA benötigt.
Der zweite Teil der Office Action erklärt häufig die nach internationalen Usancen verfasste Waren-/Dienstleistungsbeschreibung für unzulässig. Sie muss vom amerikanischen Anwalt dem US-Markenrecht angepasst werden, damit das USPTO sie akzeptiert. In manchen Fällen meldet das Amt auch einen direkten Konflikt mit eingetragenen Trademarks. Meist zitiert die amtliche Begründung den E.I. Du Pont de Nemours-Präzedenzfall. Das ist das erste Indiz für steigende Kosten, während die sonstigen Amerikanisierungen des Antrags im überschaubaren Rahmen bleiben sollten.
Als erste Reaktion auf den Erstreckungsantrag erhält er vom USPTO einen Bescheid, Office Action, der ihm verbietet, weiter vor dem Markenamt aufzutreten, und gebietet, entweder den Markeninhaber oder einen amerikanischen oder kanadischen Rechtsanwalt als Attorney of Record das Verfahren fortsetzen zu lassen. Der Antragsteller bestellt dann den amerikanischen Lawyer, der zudem auch als Domestic Representative fungieren kann, den ein Antragsteller ohne Sitz in den USA benötigt.
Der zweite Teil der Office Action erklärt häufig die nach internationalen Usancen verfasste Waren-/Dienstleistungsbeschreibung für unzulässig. Sie muss vom amerikanischen Anwalt dem US-Markenrecht angepasst werden, damit das USPTO sie akzeptiert. In manchen Fällen meldet das Amt auch einen direkten Konflikt mit eingetragenen Trademarks. Meist zitiert die amtliche Begründung den E.I. Du Pont de Nemours-Präzedenzfall. Das ist das erste Indiz für steigende Kosten, während die sonstigen Amerikanisierungen des Antrags im überschaubaren Rahmen bleiben sollten.