Als es ein Specimen mit der angemeldeten Wortmarke, einer Beschreibung der Ware sowie einer Bestellschaltfläche in Format einer Webseitenabbildung im Fall In re Michael Sones, Az. 09-1140, zurückwies, hatte es die Präzedenzfälle falsch verstanden, bestimmte das Bundesberufungsgericht des Bundesbezirks in Washington, DC, am 23. Dezember 2009 unter Verweis auf Lands' End, Inc. v. Manbeck, 797 F. Supp. 511 (E.D. Va. 1992).
Wichtiger als das Bild ist die mit einer Transaktionsschaltfläche verbundene, gut erkennbare Darstellung der Marke mit der Ware, wodurch die Ware mit dem Anbieter als Quelle verknüpft wird. Dies entspreche dem Zweck der Marke, Waren zu unterscheiden und dem Kunden die Quelle bekannt zu geben.
Auch bei traditionellen Geschäften werde nicht verlangt, dass die Marke mit dem Bild der Ware als Specimen vorgelegt werde. Dort reiche schon eine Etikette, auf der die Ware nicht dargestellt werden muss, wenn sie handelsüblich, für den Kunden unsichtbar verpackt sei.
Im Chemikalienhandel reiche selbst die Verwendung der Marke auf einem Messestand aus, wo der Kunde nicht einmal in die Nähe der Ware oder ihrer Verpackung gerate. In re Shipley Co., 230 USPQ 691, 692 (TTAB. 1986). Im Restaurant genüge die Darstellung im Menü - auf dem Sandwich dürfe sie fehlen; Marriott, 459 F.2d at 526-27. Das Markenamt muss nun erneut prüfen:
On remand, the PTO must consider the evidence as a whole to determine if Sones' specimen sufficiently associates his mark with his charity bracelets so as to "identify and distinguish the goods." … Relevant factors include, for example, whether Sones' webpages have a "point of sale nature," … and whether the actual features or inherent characteristics of the goods are recognizable from the textual description, given that the more standard the product is, the less comprehensive the textual description need be. … The term "charity bracelet" is listed in the PTO's Acceptable Identification of Goods and Services Manual under Class Code 014. … Though not dispositive, the "use of the designation 'TM' … lends a degree of visual prominence to the term." … These and other factors will help determine whether Sones' mark "signifies the source and quality of the goods." AaO 11.