FG - Washington.   Swarovski beantragte im einstweiligen Verfahren gegen einen Restpostenhändler die Unterlassung der Verwendung ihrer Textmarke in Zeitungsanzeigen. Letzterer hatte originale, unbeschaedigte Swarovski Figuren aus einem zerstörten Lagerhaus aufgekauft und in Verkaufsaktionen zu Billigpreisen angeboten. Die Antragstellerin wollte verhindern, dass durch die Bewerbung mit ihrer Marke beim Verbraucher der Eindruck entsteht, sie stünde in irgendeinem Verhältnis zum Antragsgegner oder hätte mit dem Verkauf in irgendeiner Form zu tun. Sie sorgte sich letztlich um ihr gutes Image.

Das Bundesberufungsgericht des ersten Bezirks der USA widersprach in seiner Entscheidung ausdrücklich der von anderen Berufungsgerichten angewandten Nominative Fair Use-Analyse, welche auch das Bezirksgericht angewandt hatte. Diese prüft in Fällen, in denen wie hier nicht die Herkunftsfunktion einer Marke berührt ist, als Kriterien für einen Unterlassungsanspruch, ob erstens das Produkt des Antragstellers auch ohne Verwendung dessen Marke identifizierbar wäre, zweitens ob der Antragsgegner die Marke stärker als notwendig benutzt und drittens ob der Antragsgegner sein Verhältnis zum Markeninhaber nicht sorgfältig genug darstellt. Das Gericht betonte hier, dass es bei der Nuztung nicht darauf ankomme, ob diese stärker als notwendig sei, sondern ob diese die Gefahr der Verwechslung, Likelihood of Confusion, oder der irrigen Annahme einer Geschäftsbeziehung durch den Verbraucher begründet.

Der United States Court of Appeals for the First Circuit in Boston verwies das Verfahren in der Sache Swarovski AG v. Building #19, Inc. am 9. Januar 2013 mit der Anweisung an das Untergericht zurück, weitere Feststellungen zu der Frage zu treffen, ob im konkreten Fall Verwechslungsgefahr oder die Gefahr der irrigen Annahme von Geschäftsbeziehungen droht.