Das Untergericht hob die Löschung auf und wies den Anspruch wegen rechtswidriger Assoziierung der Imitatmarke nach §43 Lanham Act, 15 USC §1125, ab. A 23. März 2016 revidierte das Bundesberufungsgericht des vierten Bezirks der USA in Richmond diese Entscheidung.
Die amerikanische Firma setzte in ihrer Vermarktung ihr Produkt dem mexikanischen Original gleich und richtete sie an spanischsprachige Migranten in den USA. Die schweizer Firma bewies die Verwechslung im Markt durch Kunden sowie Groß- und Einzelhändler. Das Bundesmarkenamt stand der schweizer Firma im Prozess bei und argumentierte unter anderem, dass die Löschung den Verpflichtungen der USA nach Art. 6bis der Pariser Übereinkunft entspricht.
Die 35-seitige Entscheidungsbegündung stellt lehrreich die Rechtsgrundlagen für die Durchsetzung ausländischer Marken gegen amerikanische Marken- und Produktimitate dar.