CK • Washington.   Nicht jeder schafft eine wirksame Markenzession, doch in Eme­rald Cities Collaborative Inc. v. Roese wurde sie am 13. Dezember 2015 auf An­trag eines Dritten als wirksam, doch leider verboten bezeichnet - mit der Rechts­fol­ge der Markenlöschung und dem freien Weg für den Dritten zur Ein­tra­gung seiner als ver­wechselbar behaupteten Marke.

Zunächst legt die Revisionsbegrün­dung lehr­reich die Merkmale und For­mulie­run­gen der wirk­samen Zession dar, bevor sie sich ihrer Auswirkung auf den Sach­ver­halt so­wie die Anti-Trafficking Rule in §10 des Lanham Act, 15 USC §1060(a)(1), zuwendet. Hier erfolgte die Zession vor der Eintragung der Marke, die ihrerseits mit einem in­tent-to-use-Antrag angemeldet wurde. Die Über­tra­gung wur­de bereits vor der Mar­ken­ver­wen­dung und der amtlichen Zulässig­keits­er­klä­rung, Notice of Al­lo­wance, vertraglich vereinbart.

§10 verbietet jedoch die Zession vor der Ein­tra­gung, die der No­tice und dem Ein­rei­chen des Verwendungs­nachweises folgt. Die Zes­sion war - rich­tiger­weise - be­din­gungs­feind­lich erklärt und wurde - fälschlich, doch nach­voll­ziehbar, - ein­ge­tragen. Da sie unmittelbar das Gesetz verletzt, fiel dem landesweit für Mar­ken­recht zu­stän­digen Bundesberufungsgericht des Bundesbezirks neben dem Weißen Haus in Wash­ing­ton, DC, die Entscheidung nicht schwer. Die Mar­ke war zu löschen. Eine Ver­wechs­lungs­ge­fahr kann gar nicht bestehen.