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Samstag, den 16. Juni 2018

Fair Use im Markenrecht: Marke haftungsfrei genannt

 
Markensymbol R im Kreis
.   In Sazerac Brands LLC v. Peristyle LLC wird der Eigentümer einer burgähnlichen Destille von der Haf­tung für eine Markenverletzung nach dem Fair Use-Grund­satz freigestellt. Die Klägerin warf ihm vor, seine An­la­ge mit ihrem traditionellen Namen zu nennen, nachdem ihr sein Rechtsvor­gänger die gleiche Bezeichnung als Marke des früher dort her­gestellten Whiskeys verkauft hatte.

Am 14. Juni 2018 erörterte in Cincinatti das Bundesberufungsgericht des sech­sten Bezirks der USA lehrreich die Fair Use-Haftungsbefreiung - und auch die Bour­bon-Ge­schich­te in Kentucky. Die Beklagte plant die Wieder­auf­nah­me der Bour­bon-Herstellung in der Burg. Das Gericht erkannte, dass die zukünftige Pro­duk­tion nicht unter der alten Marke erfolge, sondern einer neuen. Die alte, abgetre­te­ne Marke werde durch die beschreibende Nutzung für das Anwesen zwar be­rührt, aber dies erfolge in einer Weise, die das Mar­kenrecht entschuldigt:
As an affirmative defense, fair use applies even when the plaintiff has met his own burden and thus it "tolerate[s] some degree of con­fusion." KP Permanent Make-Up Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 119 (2004). That's because descriptive terms qua­lify as tra­demarks only after they take on a secondary mea­ning "distinctive of the applicant's goods." 15 U.S.C. § 1052(f). At that point, the re­gi­strant gets an exclusive right to use the mark in the way associated with his goods, but ow­nership of the original, de­scriptive sense of the word remains pub­lic. "When the mark is used in a way that does not deceive the public," as Justice Holmes put it, "we see no such sanc­tity in the word as to pre­vent its being used to tell the truth. It is not taboo." Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359, 368 (1924).







CK
Rechtsanwalt i.R. u. Attorney Clemens Kochinke ist Gründer und Her­aus­ge­ber des German Ame­ri­can Law Journal in der Digitalfassung so­wie von Embassy Law. Er ist nach der Ausbildung in Deutschland, Mal­ta, Eng­land und USA Jurist, vormals Referent für Wirt­schafts­politik und IT-Auf­sichtsrat, von 2014 bis 2022 zudem Managing Part­ner einer 80-jäh­ri­gen ame­ri­ka­nischen Kanzlei für Wirtschaftsrecht. Er erklärt deutsch-ame­ri­ka­ni­sche Rechts­fra­gen in Büchern und Fachzeitschriften.

2021 erschien die 5. Auflage mit seinem Kapitel Vertragsverhandlung in den USA in Heus­sen/Pischel, Handbuch Vertragsverhandlung und Ver­trags­ma­na­ge­ment, und 2012 sein Buchbeitrag Business Nego­ti­ati­ons in Ger­ma­ny in New York, 2013 sein EBook Der ame­ri­ka­ni­sche Vertrag: Planen - Ver­han­deln - Schreiben.

Die meisten Mitverfasser sind seine hochqualifizierten, in das amerikanische Recht eingeführten Referendare und Praktikanten.




 
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