FE - Washington.   Das Bundesberufungsgericht des siebten Bezirks entschied am 14. Februar 2005 im Fall Sarkes Tarzian, Inc. v. U.S. Trust Company of Florida Savings Bank, Az. 03-2994, 03-3098, über die Wirksamkeit eines mündlich abgeschlossenen Vertrages und damit verbundene Vollmachtsfragen beim Verkauf von Geschäftsanteilen eines Unternehmens, welches Radio- und Fernsehstationen betreibt.

Die Anteile gehörten einem der Firmengründer. Das Unternehmen wollte diese Anteile erwerben, konnte sich jedoch lange Zeit nicht mit dem Nachlassabwickler einigen. Nachdem der Anwalt des Abwicklers die Konditionen für einen Kauf verhandelt hatte, erhielt er ein besseres Angebot eines Dritten, welches er akzeptierte.

Die Klägerin behauptete, zwischen ihr und dem Abwickler sei ein mündlicher Vertrag zustande gekommen und verlangte im Wege der selten zulässigen Leistungsklage die Anteilsübertragung. Alternativ machte sie einen Schadensersatzanspruch geltend. Das Gericht wies die Klage mit der Feststellung ab, dass der Anwalt des Nachlassabwicklers nicht zum Vertragsabschluss bevollmächtigt war, nachdem es die Merkmale des mündlichen Vertrages und verschiedene Vollmachtsarten geprüft hatte.

Die Klägerin konnte auch nicht damit gehört werden, dass der vorliegende Fall eine reine Rechtsfrage behandele und das Untergericht die Geschworenen nicht auf die Möglichkeit einer Anscheinsvollmacht hingewiesen hatte. Wie bereits in Nash, 616 N.Y.S.2d at 403 und Melstein v. Schmidt Labs., Inc., 497 N.Y.S.2d 482, 483 (N.Y. App. Div. 1986) entschieden, hängt die Erteilung einer Anscheinsvollmacht davon ab, ob der Geschäftsherr einem Dritten die Bevollmächtigung kommuniziert hat, entschied das Gericht. Einen Beweis dafür hatte die Klägerin nicht erbracht.

CK - Washington.   Das Bundesmarkenrecht gestattet im Lanham Act neben anderen Rechtsfolgen für die Markenverletzung die Abschöpfung des Gewinns, den der Verletzer erzielt. Im Fall Banjo Buddies v. Joseph F. Renosky, Az. 03-2038/2107, entschied das Bundesberufungsgericht des dritten Bezirks am 22. Februar 2005 über die Absichtlichkeit der Markenverletzung nach §43(a) Lanham Act als Voraussetzung für die Abschöpfung. Präzedenzfälle wie SecuraComm Consulting Inc. v. Securacom Inc., 166 F.3d 182 (3rd Cir. 1999), erfordern das Merkmal der Willfulness.

Das Gericht wand sich nun aufgrund einer Gesetzesänderung aus dem Jahre 1999 in 15 USC §1117 von diesem Fallrecht ab, da der Kongress dieses Merkmal neu in das Gesetz aufnahm, jedoch nicht auf diesen Tatbestand anwandte. Damit nannte es dieses Merkmal im Umkehrschluss einen Faktor bei der Abwägung der Rechtsfolgen, keine Voraussetzung für die Gewinnabschöpfung, aaO, S.10 ff.

Im Ergebnis steigt damit das Risiko einer Gewinnabschöpfung bei unbeabsichtigter Markenverletzung nach §43(a). Gleichzeitig steigt damit der Wert einer vollständigen Markenrecherche vor der Benutzung oder Beantragung einer Marke oder anderen Ursprungskennzeichnung, die sich nicht allein auf das Bundesmarkenverzeichnis beschränken darf, sondern zumindest auch die einzelstaatlichen Verzeichnisse und die nichteingetragenen Common-Law-Marken einschließen muß, vgl. Kirkpatrick/Holley, Don't Monkey Around, Intell. Property and Cyber Law Ass'n (1999).