JW - Washington. Die Markeninhaberin des Films
Gone in 60 Seconds von 1974 mit dem weltbekannten Ford Fastback Mustang namens Eleanor vermarktet Eleanor auf vielfältige Weise und erteilte für Spielzeugautos Lizenzen. 1995 übertrug sie einer anderen Filmfirma die Remake-Rechte des Films. Diese entwickelte für ihren Film eine zweite Eleanor, welche stark an die ursprüngliche Eleanor erinnerte. Mit der Klage rügte die Lizenzgeberin die Verletzung ihrer Marken- und Urheberrechte.
In Sachen
Halicke Films, LLC, et al. v. Sanderson Sales and Marketing, et al., Az. 06-55806, verwies das Bundesberufungsgericht des neunten Bezirks am 12. November 2008 die Entscheidung des Untergerichts zur erneuten Verhandlung zurück. Dem Urteil liegt ein komplexer IP-Sachverhalt zugrunde, den das Gericht unter vielerlei Gesichtspunkten untersucht.
Die Begründung erörtert Grundsätze des Markenrechts und der Vertragsauslegung. Sie bestätigt, dass eine Markenverletzung schon vor der Inhaberschaft an einer Marke möglich ist. Der
Lanham Act erlaubt die Rüge der Markenverletzung auch ohne Inhaberstellung, wenn ein erkennbares Interesse an der potentiell verletzten Marke besteht.