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Mittwoch, den 07. Aug. 2019

Fair Use im Markenrecht: Keine Verletzung  

Beschreibende Begriffsverwendung stärkt Einrede nach dem Lanham Act
Markensymbol R im Kreis
.   Den Begriff SportFuel meldete die Klä­ge­rin im Re­vi­si­ons­entscheid Sport Fuel Inc. v. Pep­si­co Inc. er­folg­reich als Marke an. Als die für Erfrischungsge­trän­ke be­kann­te Beklagte den Slogan Gatorade The Sports Fuel Com­pa­ny an­mel­den woll­te, veranlasste das Markenamt sie zum Ver­zicht auf den bereits eingetragenen Begriff, weil die An­trag­stel­le­rin ihn be­schrei­bend und damit nicht eintragungsfähig verwandte.

Die Klägerin verklagte die Beklagte wegen Verletzung ihrer Rech­te für sport­ori­en­tier­te Nah­rungsmittelsmittelzusätze und da­mit ver­bun­de­ne Dienst­leis­tun­gen. Die Beklagte rechtfertigte die behauptete Verletzung mit dem ent­schul­di­gen­den Fair Use-Grundsatz des Mar­ken­rechts, den das Bun­des­be­ru­fungs­gericht des siebten Bezirks der USA in Chicago am 2. August 2019 so beschrieb:
[T]he Lanham Act provides several affirmative defenses to a plain­tiff's claims, including the "fair use" defense. See 15 U.S.C. § 1115(b). The fair use defense is available against even in­con­tes­ta­ble tra­de­marks, like SportFuel's. … "[A] defendant in a trademark in­frin­ge­ment ac­tion may invoke the fair use defense by de­mon­stra­ting that the alleged infringement,' 'is a use, otherwise than as a mark …' which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party.' … In short, to raise the fair use defense successfully, Ga­tor­ade must show that (1) it did not use "SportsFuel" as a trademark,(2) the use is de­scrip­ti­ve of its goods, and (3) it used the mark fair­ly and in good faith. … The district court determined that Gatorade met all three prongs.
Auch die Revision subsumierte den Sachverhalt unter diese Merkmale. Meist wirkt sich im Markenrecht die beschreibende Qualität einer Marke als Hin­der­nis aus - in diesem Fall entlastete sie die Beklagte.







CK
Rechtsanwalt u. Attorney Clemens Kochinke ist Gründer und Her­aus­ge­ber des German Ame­ri­can Law Journal in der Digitalfassung so­wie von Embassy Law. Er ist nach der Ausbildung in Deutschland, Mal­ta, Eng­land und USA Jurist, vormals Referent für Wirt­schafts­politik und IT-Auf­sichtsrat, seit 2014 zudem Managing Part­ner einer 75-jäh­ri­gen ame­ri­ka­nischen Kanzlei für Wirtschaftsrecht. Er erklärt deutsch-ame­ri­ka­ni­sche Rechts­fra­gen in Büchern und Fachzeitschriften.

2014 erschien sein Kapitel Vertragsverhandlung in den USA in Heus­sen/Pischel, Handbuch Vertragsverhandlung und Ver­trags­ma­na­ge­ment, und 2012 sein Buchbeitrag Business Nego­ti­ati­ons in Ger­ma­ny in New York, 2013 sein EBook Der ame­ri­ka­ni­sche Vertrag: Planen - Ver­han­deln - Schreiben.

Die meisten Mitverfasser sind seine hochqualifizierten, in das amerikanische Recht eingeführten Referendare und Praktikanten.